Современный мир не имеет границ. Бизнес, начавшийся в одной стране, со временем может распространиться и на другие. Часто за большим количеством стратегических и финансовых задач при выведении бизнеса на международный рынок предприниматели забывают о защите интеллектуальной собственности.
Важно помнить, что товарный знак (как и изобретение или промышленный образец) действует только на территории той страны, на которой он зарегистрирован. Соответственно, товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте, будут защищать ваш бренд только в России. А за рубежом третьи лица могут зарегистрировать такие товарные знаки на себя.
Если вам стало мало внутреннего рынка сбыта, и решили выйти за рубеж, необходимо заранее позаботиться о регистрации товарного знака в других странах.
Не существует единого международного товарного знака и международной системы регистрации товарного знака! В каждой стране его нужно регистрировать отдельно. Причем регистрация товарного в одной стране никак не влияет на регистрацию товарного знака в другой стране. Это значит, что если у вас зарегистрирован товарный знак в России и Китае, в его регистрации может отказать ведомство Индии или Монголии.
Своим клиентам советуем продумывать стратегию выхода на международный рынок, чтобы заранее подать заявки в те страны, в которых планируется деятельность. Стратегия “сначала попробуем, а если залетит, то зарегистрируем” - дорого стоит. Зарубежные конкуренты могут заметить вас и подать заявку раньше. И не всегда такую регистрацию получится оспорить.
Итак, регистрировать товарный знак нужно в каждой стране. Но как это сделать? Существует два пути регистрации бренда:
1 - национальная система;
2 - мадридская система.
Рассмотрим подробнее в чем их суть и отличия.
1. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Национальная система подразумевает подачу заявки напрямую в национальное ведомство. Как подается заявка в ведомство России - Роспатент, так заявка может подаваться напрямую в ведомство любой другой страны.
Важный момент! Взаимодействовать с национальным ведомством могут только патентные поверенные данной страны. Если регистрируем товарный знак в Китае по национальной системе, то подать заявку в Ведомство по интеллектуальной собственности КНР могут только патентные поверенные Китая.
Во всех странах иностранные лица должны вести переписку с ведомством через местных патентных поверенных. Ведь только местный аттестованный поверенный может знать все нюансы регистрации. Общие принцип регистрации схож, но некоторые существенные детали отличаются.
Например, В России и США пошлина оплачивается за каждый класс МКТУ. А в Китае стандартная пошлины включает только 10 товаров или услуг в каждом классе: за каждую формулировку сверх 10 платится дополнительная пошлина. В России можно зарегистрировать товарный знак для широких формулировок (например, препараты чистящие). А ведомство США принимает только конкретизированные формулировки (придется уточнить какие именно чистящие средства вы планируете продавать). В каких-то странах отсутствует возможность получения писем-согласий, где-то необходимо доказывать реальное использование товарных знаков. Таких нюансов много, поэтому рекомендуем обращаться к патентным поверенным, которые имели опыт регистрации товарных знаков в нужной стране.
У нас есть отдельная подробная статья про особенности регистрации товарных знаков в Китае, с картинками и примерами.
Если решили регистрировать товарный знак по национальной системе, то подать заявку в другую страну можно не имея товарного знака в России. В этом одно из главных отличий национальной системы регистрации товарных знаков от мадридской системы.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ
Часто именно мадридскую систему называются международной системой регистрации товарных знаков. Но это не совсем верно. Не смотря на то, что по мадридской системе подается одна заявка, которая может включать множество стран, в каждой стране регистрировать товарный знак все-равно нужно отдельно. Как так? Давайте разбираться.
Если у вас есть товарный знак или заявка на товарный знак в России, вы можете на ее основании подать мадридскую заявку. Наличие базового товарного знака или базовой заявки в РФ - обязательное условие. В мадридскую заявку можно включить несколько стран, которые используют мадридскую систему. Актуальный список стран можно посмотреть на по ссылке:
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf. На текущий момент - это 131 страна.
Плюсы Мадридской системы регистрации товарного знака:
- подается одна заявка на одном языке
- оплачивается один набор пошлин (если стран несколько, то сумма пошлин будет существенно ниже, чем при национальной системе)
- после регистрации мадридской заявки в нее можно добавлять другие страны
Важно помнить! Мадридская регистрация зависит от базового товарного знака или заявки в течение 5-ти лет. Это означает, что если по российской заявке будет вынесен отказ, мадридская заявка также прекратит свое действие. В таком случае зачем вообще рисковать и подавать мадридскую заявку на основе заявки РФ? Потому что существует конвенционный приоритет.
Обычно приоритет товарного знака отсчитывается от даты подачи заявки. Но конвенционный приоритет позволяет получить дату приоритета более раннюю, чем даты подачи заявки. Для этого необходимо успеть подать мадридскую заявку в течение 6-ти месяцев с даты подачи базовой заявки.
Например, вы подали заявку в Россию 1 мая 2025 года. Если подать мадридскую заявку до 1 ноября 2025 года и испросить конвенционный приоритет, то дата приоритета Мадридской регистрации будет 1 мая 2025 года. Для этого нужно соблюсти 6-месячный срок и оперативно отвечать на запросы формальной экспертизы, если такие будут. Для сравнения, если подать заявку 2 ноября 2025 года, то дата приоритета по мадридской заявке будет 2 ноября 2025 года или позже.
В чем разница между мадридской заявкой и мадридской регистрацией? И почему мадридская регистрация еще не означает, что товарный знак зарегистрирован?
Регистрацию товарного знака по Мадридской системе условно можно разделить на три этапа.
1. Мадридская заявка
Процесс от момента подачи заявки до момента вынесения решения о регистрации мадридской заявки. Он включает подачу заявки в Роспатент, формальную экспертизу Роспатента, пересылку мадридской заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС или просто ВОИС), формальную экспертизу мадридской заявки ВОИСом. Как видите - процесс длинный. Если в ходе формальной проверки Роспатент или ВОИС выявит нарушения, то вам придет запрос, ответ на который необходимо будет отправить в установленный срок.
2. Мадридская регистрация
Если формальная экспертиза ВОИСа не выявила нарушений или они были устранены, то направляется уведомление о регистрации и мадридская заявка становится мадридской регистрацией. Мадридская регистрация еще не означает регистрацию в привычном нам смысле слова: защиты на товарный знак пока нигде нет.
Мадридская регистрация означает лишь, что мадридская заявка прошла формальную экспертизу ВОИСа и ей присвоен номер регистрации.
3. Товарные знаки
После того, как ВОИС присвоил номер регистрации, материалы мадридской регистрации направляются в указанные в заявке страны. Далее процесс экспертизы по существу начинается в каждой стране и проходит независимо. Именно поэтому в начале статьи сказали, что регистрация в одной стране не означает 100% вероятность регистрации в другой.
Мадридская система позволяет подать единую заявку на несколько стран. При этом каждая страна проводит свою экспертизу и выносит независимое решение.
Если экспертиза по существу прошла успешно, то национальное ведомство выносит решение о регистрации, которое направит вам ВОИС. Свидетельство на товарный знак, зарегистрированный по мадридской системе, не выдается. Даже в электронном виде. Подтверждением регистрации является решение о регистрации, информацию о котором можно найти в свободном доступе.
Краткие выводы:
- товарный знак охраняется в каждой стране отдельно
- важно своевременно регистрировать товарный знак не только в России, но и за рубежом
- с помощью конвенционного приоритета можно получить более раннюю дату приоритета
- подать заявку по национальной системе можно только через местного патентного поверенного
- для подачи мадридской заявки необходимо иметь товарный знак РФ или заявку на товарный знак РФ
- несмотря на единую систему подачи мадридской заявки, решение о регистрации или об отказе выносится в каждой стране отдельно
P.S. Нюансы патентных поверенных)
В каждой сфере есть свои особенности, о которых знают только узкие специалисты.
Интеллектуальная собственность - не исключение. Существует несколько фишек, которые обычно знают только патентные поверенные.
Нюанс 1. Сроки международной регистрации товарного знака
Чаще всего срок регистрации по мадридской и национальной системе отличается незначительно - на 2-3 месяца. Но если срок имеет важное значение, то в некоторых странах регистрировать товарный знак лучше по национальной системе системе. Например, срок регистрации товарного знака в ОАЭ по национальной системе составляет 4 месяца, в то время как по Мадридской системе - минимум 2 года. Маленький срок по национальной системе нивелируется высокими пошлинами и необходимостью легализации документов.
Нюанс 2. Конвенционный приоритет.
Если подать мадридскую или национальную заявку в течение 6 месяцев с даты подачи заявки в России, то можно испросить приоритет по российской заявке. Чем раньше дата приоритете - тем лучше!
Нюанс 3. Наименование заявителя
В одной стране у вас могут быть зарегистрированы товарные знаки и по мадридской, и по национальной системе регистрации. В таком случае важно отслеживать единообразие написания наименования заявителя и его адреса. Иначе ведомство противопоставит вам свои же товарные знаки.
Это только часть нюансов, которые стоит знать перед регистрацией товарного знака за рубежом.
Если у вас возникли вопросы, планируете выход на международный рынок или пришел запрос от ВОИС, то оставляйте заявку и получите бесплатную консультацию:
Комментарии ()